Distinctivité et descriptivité d'une marque

La distinctivité est la condition sine qua non de toute marque valide. En droit français, l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'un signe ne peut être adopté comme marque s'il est dépourvu de caractère distinctif. À l'opposé, la descriptivité constitue le motif de refus le plus fréquemment invoqué par l'INPI lors de l'examen des demandes de dépôt. Comprendre la frontière — parfois ténue — entre ces deux notions est essentiel pour tout déposant souhaitant sécuriser sa marque dès le premier dépôt.

Chaque année, l'INPI émet des milliers de notifications d'irrégularités fondées sur le défaut de distinctivité. Ces refus provisoires, s'ils ne sont pas correctement traités, aboutissent au rejet définitif du dépôt et à la perte des taxes versées. Pourtant, avec une bonne compréhension des critères d'appréciation et un choix de signe réfléchi, ces écueils sont largement évitables. Ce guide vous explique en détail comment évaluer la distinctivité de votre projet de marque et éviter les erreurs courantes.

Définition juridique de la distinctivité

Selon l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (issu de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436), « sont refusés à l'enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif ». La distinctivité est la capacité d'un signe à identifier l'origine commerciale des produits ou services qu'il désigne et à les distinguer de ceux offerts par d'autres opérateurs économiques. C'est la fonction première de la marque : permettre au consommateur de rattacher un produit à une entreprise déterminée.

La distinctivité s'apprécie au regard de deux paramètres cumulatifs : d'une part, la nature du signe en lui-même (sa composition, sa structure linguistique, son originalité) ; d'autre part, les produits et services visés dans la demande de dépôt. Un même signe peut être parfaitement distinctif pour une catégorie de produits et totalement descriptif pour une autre. L'exemple classique est « Apple » : distinctif pour de l'informatique (aucun lien sémantique avec des ordinateurs), mais descriptif et donc irrecevable pour la vente de pommes ou de jus de fruits.

Les catégories de signes non distinctifs

Le Code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence identifient plusieurs catégories de signes considérés comme dépourvus de caractère distinctif. Chacune correspond à une raison précise pour laquelle le signe échoue à remplir sa fonction d'identification d'origine. Tout déposant doit connaître ces catégories pour évaluer son projet de marque avant de le soumettre à l'INPI.

1. Les signes descriptifs

Un signe est descriptif lorsqu'il se borne à désigner une caractéristique du produit ou du service visé : sa nature, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique, ou l'époque de sa production. Par exemple, « Rapide Express » pour un service de livraison, « Bio Pur » pour des produits alimentaires biologiques, ou « Soft Touch » pour des textiles sont des signes descriptifs. Le consommateur les perçoit comme une information sur le produit, non comme l'identification d'une origine commerciale. L'article L.711-2, 2° du CPI vise spécifiquement cette catégorie.

2. Les signes génériques ou usuels

Est générique le signe qui constitue la désignation usuelle du produit ou service dans le langage courant ou professionnel. Déposer « Smartphone » pour des téléphones ou « Café » pour une boisson au café serait refusé. De même, un signe devenu générique par l'usage (comme « escalator » ou « frigidaire » l'ont été historiquement) ne peut plus fonctionner comme marque. C'est le phénomène de dégénérescence, qui peut frapper même des marques initialement très distinctives.

3. Les signes laudatifs et banals

Les termes élogieux ou laudatifs — « Le Meilleur », « Premium », « Excellence », « N°1 » — sont considérés comme non distinctifs car ils ne font que vanter les qualités du produit sans identifier son origine. De même, les signes trop banals ou communs (un simple point, un rectangle, une lettre isolée sans stylisation) manquent de distinctivité. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à de multiples reprises que les slogans purement promotionnels, tels que « La qualité au meilleur prix », sont dépourvus de caractère distinctif.

Le spectre de la distinctivité : de descriptif à fantaisiste

La distinctivité n'est pas une question binaire (distinctif ou non) mais se situe sur un spectre graduel. Plus un signe est éloigné de la description directe du produit, plus sa distinctivité est forte et plus la protection conférée sera étendue. Comprendre ce spectre est fondamental pour choisir la bonne marque et maximiser sa solidité juridique.

1. Générique (non protégeable) — Le terme est la désignation commune du produit : « Beurre » pour du beurre
2. Descriptif (non protégeable) — Le terme décrit une caractéristique : « Croustillant » pour des biscuits
3. Suggestif / évocateur (protégeable, distinctivité moyenne) — Le terme évoque le produit sans le décrire directement : « Airbus » pour l'aéronautique, « Netflix » (flicks = films)
4. Arbitraire (protégeable, forte distinctivité) — Le terme existe mais n'a aucun rapport avec le produit : « Apple » pour l'informatique, « Amazon » pour le e-commerce
5. Fantaisiste / inventé (protégeable, distinctivité maximale) — Le terme est un néologisme créé de toutes pièces : « Kodak », « Xerox », « Marquo »

L'appréciation de la distinctivité par l'INPI

L'examinateur INPI apprécie la distinctivité au cas par cas, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. L'appréciation est concrète et factuelle : elle tient compte du contexte du marché, des usages du secteur, de la perception du public pertinent. Un terme technique peut être descriptif pour un public professionnel mais distinctif pour le grand public, et inversement.

L'INPI examine le signe dans son ensemble — et non élément par élément. Ainsi, la combinaison de deux termes descriptifs peut être considérée comme distinctive si la combinaison crée une impression d'ensemble suffisamment originale. Par exemple, « Microsoft » (micro + soft) combine deux termes potentiellement descriptifs en informatique, mais la fusion crée un néologisme distinctif. À l'inverse, la simple juxtaposition de termes descriptifs (« Web Services ») reste descriptive car elle n'apporte rien de plus que la somme de ses composantes.

La distinctivité acquise par l'usage

Un signe initialement dépourvu de caractère distinctif peut acquérir la distinctivité par l'usage (secondary meaning). L'article L.711-2, alinéa 2 du CPI prévoit cette possibilité, transposant l'article 4, paragraphe 4 de la directive 2015/2436. Pour bénéficier de cette exception, le déposant doit démontrer que le signe a été utilisé de manière intensive et prolongée, de sorte que le public pertinent l'identifie désormais comme indiquant l'origine commerciale des produits ou services.

La preuve de la distinctivité acquise par l'usage est lourde à rapporter. Elle repose généralement sur la production de sondages d'opinion, de preuves d'investissements publicitaires massifs, de chiffres d'affaires significatifs et de la durée d'utilisation. En pratique, seules les grandes entreprises disposant de budgets marketing importants parviennent à faire reconnaître la distinctivité acquise. Pour un créateur d'entreprise ou une PME, il est bien plus efficace de choisir dès le départ un signe intrinsèquement distinctif.

Comment rendre un signe plus distinctif ?

Si votre projet de marque est à la frontière entre le suggestif et le descriptif, plusieurs techniques permettent de renforcer sa distinctivité sans en changer radicalement la substance. Ces ajustements peuvent faire la différence entre un refus et une acceptation par l'INPI.

• ✓Créez un néologisme — Inventez un mot nouveau en fusionnant des syllabes (ex : Marquo, Nespresso, Deliveroo)
• ✓Utilisez un terme arbitraire — Empruntez un mot existant d'un tout autre domaine (ex : Apple, Jaguar, Shell)
• ✓Modifiez l'orthographe — Altérez l'écriture pour créer un signe original (ex : Lyft au lieu de Lift, Tumblr au lieu de Tumbler)
• ✓Ajoutez un élément fantaisiste — Combinez un terme évocateur avec un élément inattendu (ex : Red Bull, Firefox)
• ✓Jouez sur la sonorité — Créez un mot au rythme mémorable, avec des allitérations ou assonances (ex : TikTok, Coca-Cola)
• ✓Utilisez une langue étrangère — Un terme descriptif en français peut être distinctif s'il est traduit dans une langue peu connue (attention : pas en anglais, trop compris)

Distinctivité et choix des classes

La distinctivité s'appréciant par rapport aux produits et services visés, le choix des classes de Nice a un impact direct sur l'examen de cette condition. Un même signe peut être distinctif dans certaines classes et descriptif dans d'autres. Par exemple, « Cloud » serait descriptif en classe 42 (services informatiques en nuage) mais potentiellement distinctif en classe 25 (vêtements). L'analyse de la distinctivité doit donc toujours être menée classe par classe, produit par produit.

Il est donc capital de ne pas confondre l'analyse globale de la distinctivité avec une analyse déconnectée du contexte des produits et services. Un accompagnement professionnel permet d'évaluer la disponibilité et la distinctivité de manière combinée, pour chaque classe envisagée, et d'ajuster le libellé ou le signe si nécessaire avant le dépôt.

La notification pour défaut de distinctivité : comment réagir ?

Si l'INPI estime que votre signe manque de caractère distinctif, il émet une notification d'irrégularité vous laissant un délai de 2 mois pour présenter vos observations en réponse. Il ne s'agit pas d'un refus définitif — c'est une invitation au dialogue. Pour répondre efficacement à cette notification, vous devez démontrer, arguments juridiques et factuels à l'appui, que votre signe possède bien un caractère distinctif.

1. Analysez le motif précis — L'INPI indique toujours le fondement de sa notification. Identifiez exactement quels éléments sont considérés comme descriptifs.
2. Recherchez des précédents favorables — Des marques similaires à la vôtre ont-elles été acceptées ? Les décisions antérieures (INPI, EUIPO, CJUE) peuvent appuyer votre argumentation.
3. Argumentez sur la perception du public — Démontrez que le consommateur moyen perçoit votre signe comme une marque et non comme une description.
4. Invoquez la distinctivité acquise par l'usage — Si applicable, apportez les preuves d'utilisation intensive de votre signe.
5. Envisagez une modification — Si l'argumentation est faible, il peut être préférable de modifier le signe (sans perdre le bénéfice de la date de dépôt) ou de déposer une nouvelle demande.

Exemples jurisprudentiels marquants

La jurisprudence française et européenne offre de nombreux enseignements sur les limites entre distinctivité et descriptivité. Quelques décisions clés illustrent l'approche des juridictions.

FAQ étendue sur la distinctivité

La frontière entre un signe distinctif et un signe descriptif suscite de nombreuses questions chez les déposants. Au-delà des cas évidents, de nombreuses situations requièrent une analyse fine, tenant compte du secteur d'activité, du public visé et de la jurisprudence applicable. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour évaluer la solidité de votre projet de marque avant de procéder au dépôt.